Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur.

La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits.

En la forme :

Considérant que la requérante a interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat, en vertu d’une requête enregistrée dont les taxes judiciaires ont été payées le 16/05/2016, du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca en date du 21/03/2016 dans le dossier numéro 10952/8211/2015, lequel a statué, sur la demande principale, en la recevant en la forme et, au fond, en la rejetant et en laissant les dépens à la charge de la demanderesse, et, sur la demande reconventionnelle, en la recevant en la forme et, au fond, en la rejetant avec les dépens à la charge de la demanderesse reconventionnelle.

Considérant que la société S a également interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat, en vertu d’une requête enregistrée dont les taxes judiciaires ont été payées le 24/06/2016, de la partie du jugement qui a rejeté sa demande reconventionnelle, mais en confirmant la partie qui a statué sur la demande principale dirigée contre elle.

Considérant que, l’appel étant recevable en la forme, ayant satisfait aux conditions de forme requises par la loi, notamment la qualité et le paiement des frais, il y a lieu de le déclarer recevable en la forme.

Sur le fond :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et du jugement attaqué que la société B a déposé une requête introductive d’instance devant le Tribunal de commerce de Casablanca en date du 01/12/2015, exposant qu’elle est internationalement reconnue pour la production et la vente de produits pharmaceutiques et qu’elle commercialise sesdits produits sous des marques déposées et protégées à son nom, parmi lesquelles la marque COVERAM, protégée au Maroc en vertu du dépôt international numéro 939979 en date du 06/07/2007, qui désigne les produits relevant de la classe 5 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services. ¹ Et qu’elle a été informée que les laboratoires S produisent et commercialisent des produits pharmaceutiques portant une marque constituant une contrefaçon frauduleuse de sa marque susmentionnée, et que l’huissier de justice, Monsieur Abdel Fattah Boumediène, a dressé un procès-verbal indiquant qu’il s’est rendu le 17/11/2015 à la société Laboratoires S, où il a constaté des boîtes en carton à fond blanc de forme rectangulaire portant sur leur face avant, en haut, une ligne horizontale de couleur, et en dessous, les lettres latines CO-VEPRAN de couleur bleue, et en dessous, IRBESARTAN/Hydrochlorothiazide. Compte tenu de la similitude entre les deux marques, l’acte commis par l’intimée constitue une atteinte aux droits protégés de la requérante et est considéré comme une contrefaçon et une concurrence déloyale à son égard, sollicitant de dire que la marque COVERAM, objet du dépôt international numéro 939979 en date du 06/07/2007, est protégée au Maroc au nom de la requérante et qu’elle bénéficie d’un droit exclusif d’exploitation de sa marque pour les produits concernés, de dire que l’intimée produit et commercialise des produits portant la marque CO-VEPRAN, qui est une contrefaçon frauduleuse de la marque de la requérante susmentionnée, que cet acte porte atteinte aux droits de la requérante est considéré comme une contrefaçon et une concurrence déloyale, de dire que la responsabilité de l’intimée est établie par le procès-verbal de description détaillée, de lui ordonner de cesser immédiatement la production et la commercialisation desdits produits sous astreinte de 5 000 dirhams par jour de retard à compter de la date de la notification, de procéder à la destruction de tous les produits contrefaits constatés par le procès-verbal de description détaillée dressé le 17/11/2015, aux frais de l’intimée, de lui allouer des dommages et intérêts d’un montant minimum de 80 000 dirhams, de publier le jugement dans deux journaux en langues arabe et française à ses frais, et de la condamner aux dépens. Après la réponse de la société S, jointe à une demande reconventionnelle, sollicitant de prononcer la radiation totale de la marque COVERAM portant le numéro 939979 et enregistrée le 06/07/2007 auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et, à titre subsidiaire, de prononcer la radiation partielle de la marque COVERAM portant le numéro 939979 et enregistrée le 06/07/2007 auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en ce qui concerne les produits non utilisés suivants : « produits vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, produits pour l’alimentation infantile, emplâtres diététiques à usage médical, pansements, matériel pour plombages dentaires et empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides », de limiter la marque COVERAM aux produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension artérielle uniquement, et d’ordonner l’inscription du jugement au registre national des marques tenu par l’OMPIC, et de laisser les dépens de l’instance à la charge de la société B. Après l’échange des autres mémoires et des répliques, le jugement attaqué a été rendu.  

Motifs de l’appel de la société B :

Qu’en comparant la marque de la requérante COVERAM et la marque de l’intimée CO-VEPRAN, il ressort que leurs quatre lettres consécutives sont identiques, que les deux marques sont composées de six lettres identiques communes entre elles, C.O.V.E.R.A, disposées dans le même ordre, que lesdites marques ont les mêmes sonorités et sont prononcées de la même manière, tant pour les quatre premières lettres C.O.V.E que pour les trois dernières lettres R.A.M / R.A.N, très proches, la résonance sonore des lettres N et M étant très similaire et proche, et que l’intimée a intentionnellement ajouté un trait d’union après la deuxième lettre (CO-VEPRAN), a ajouté la lettre P au milieu et a remplacé la lettre M, située à la fin de la marque de la requérante, par la lettre N, ces modifications et ajouts étant sans effet et n’excluant pas la possibilité de confusion entre les deux marques, ce qui est susceptible d’induire en erreur les personnes concernées quant à l’origine du produit et à l’identité du fabricant. Par conséquent, elle sollicite l’infirmation du jugement de première instance et, statuant à nouveau, de faire droit à ses demandes et de condamner l’intimée aux dépens. La requête était accompagnée d’une copie du jugement et d’une copie d’une circulaire émise par le Ministère de la Santé.

Motifs de l’appel de la société S :

Que le jugement a violé les dispositions de l’article 163 de la loi sur la propriété industrielle et commerciale et de l’article 50 du Code de procédure civile, et est entaché d’une motivation viciée équivalente à une absence de motivation en ce qui concerne la demande reconventionnelle, que la demande de la requérante consiste essentiellement à obtenir la radiation totale de la marque COVERAM portant le numéro 939979 et enregistrée le 06/07/2007 auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en ce qui concerne la protection de cette marque au Maroc, en se fondant sur les dispositions de l’article 163 de la loi 17/97, alors que le jugement attaqué n’a pas vérifié l’usage sérieux par l’intimée de sa marque COVERAM depuis son enregistrement en 2007, et que cette dernière n’a pas produit devant le tribunal les preuves attestant de l’usage sérieux, le jugement de première instance se contentant de dire que la société B a obtenu une autorisation du Ministère de la Santé sans indiquer la date d’obtention de cette autorisation, et que l’autorisation ne vaut pas preuve d’usage sérieux et continu, la preuve résidant dans la production de documents de commercialisation, de factures de vente du médicament COVERAM et de bons de livraison, qui seuls confirment l’usage sérieux, et que l’obtention d’une autorisation dans quelque domaine que ce soit n’implique pas nécessairement l’exploitation de l’autorisation obtenue de l’administration. Par conséquent, elle sollicite, en ce qui concerne la demande principale, la confirmation du jugement numéro 2537 rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca le 21/03/2016 dans le dossier numéro 10952/8211/2015, qui a rejeté la demande de la société B, et, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, de dire que l’appel de la demande reconventionnelle est fondé sur des motifs juridiques pertinents, et par conséquent, de modifier le jugement de première instance en raison de l’absence d’usage de la marque COVERAM par la requérante pendant une période de cinq années consécutives et ininterrompues conformément à l’article 163 de la loi sur la propriété industrielle, et de statuer à nouveau en prononçant la radiation totale de la marque COVERAM portant le numéro 939979 et enregistrée le 06/07/2007 auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en ce qui concerne la protection de cette marque au Maroc en tant que pays concerné par la protection, et, à titre subsidiaire, de prononcer la radiation partielle de la marque COVERAM portant le numéro 939979 et enregistrée le 06/07/2007 auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en ce qui concerne les produits non utilisés suivants : « produits vétérinaires, produits hygiéniques pour l’alimentation infantile, la médecine, produits diététiques à usage médical, matériel pour pansements, matières pour plombages dentaires et empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides », de limiter la marque COVERAM aux produits pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension artérielle uniquement, et d’ordonner l’inscription de la décision attendue concernant la demande reconventionnelle aux registres du registre national des marques tenu par l’OMPIC, et de laisser les dépens à la charge de la société B. La requête était accompagnée d’une copie du jugement.

Considérant que la société S a produit, par l’intermédiaire de son mandataire, un mémoire indiquant que les personnes compétentes de la Direction des médicaments et de la pharmacie ont constaté une différence considérable entre les deux marques, au point qu’il n’existe aucune confusion possible, que l’origine de la marque CO-VEPRAN est la marque VEPRAN, qui est totalement différente de COVERAM, et que la société S a enregistré sa marque VEPRAN auprès de l’OMPIC le 06/04/2015 sous le numéro 166485, et que la marque CO-VEPRAN est un dérivé de la marque d’origine VEPRAN avec l’ajout des lettres CO, cet ajout étant justifié, le mot CO signifiant dans les milieux des laboratoires médicaux et pharmaceutiques l’intégration de deux compositions différentes dans le même médicament, ce qui justifie la présence de nombreux médicaments contenant les lettres CO ajoutées aux marques d’origine. Pour ces raisons, le Ministère de la Santé a autorisé la requérante à distribuer son médicament sous la dénomination CO-VEPRAN, et que si le Ministère de la Santé avait douté d’une éventuelle confusion dans l’esprit du public, il n’aurait pas accordé à la société S l’autorisation relative au médicament CO-VEPRAN, ce qui signifie que le moyen fondé de l’appel n’est pas fondé, et que l’absence de confusion dans l’esprit du public est due au fait que le public ou le consommateur réel sont les médecins et les pharmaciens qui prescrivent et vendent les médicaments aux patients, et qu’ils ne peuvent en aucun cas se tromper entre deux médicaments, notamment parce que ces derniers sont interdits à la vente sans ordonnance médicale. De plus, il existe une différence considérable entre le prix du médicament COVERAM, vendu au prix de 300 dirhams, et celui du CO-VEPRAN, vendu à 70 dirhams, et il existe une différence en termes de composition des médicaments, ainsi qu’une différence évidente dans l’emballage des médicaments. Par conséquent, elle sollicite, en ce qui concerne l’appel de la société B, de le rejeter et de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne la demande principale. Le mémoire était accompagné d’une autorisation du Ministère de la Santé.

Considérant que la requérante, la société B, a répliqué concernant les allégations relatives à l’absence d’usage sérieux de sa marque COVERAM, qu’elle a obtenu des autorisations de commercialisation de ses produits sous la marque COVERAM, émises par le Ministère de la Santé le 08 juillet 2014, valables jusqu’au 07 juillet 2019, et qu’elle commercialise effectivement lesdits produits sur le marché national, comme en témoignent les factures.

Considérant que l’affaire a finalement été inscrite au rôle de l’audience du 28/09/2016, les mandataires des deux parties étant présents, et que le réquisitoire du Ministère public a été versé au dossier, et qu’il a été décidé de retenir le dossier pour délibéré en vue du prononcé de la décision à l’audience de ce jour.

Cour d’appel :

Concernant l’appel interjeté par la société B:

Considérant que, contrairement à ce que reproche la requérante au jugement attaqué, même s’il existe une similitude de prononciation entre la marque COVERAM, enregistrée par la requérante et relative aux produits pharmaceutiques, et la marque CO-VEPRAN, appartenant à l’intimée et également destinée aux médicaments, cela seul ne suffit pas à conclure à l’existence d’une contrefaçon, l’article 155 de la loi 97-17 exigeant, pour qu’il y ait contrefaçon, que cette similitude ou cette contrefaçon entre les deux marques soit de nature à induire en erreur le public consommateur, et considérant que l’affaire en l’espèce ne concerne pas un produit ordinaire exposé sur le marché pour le grand public, mais un médicament pharmaceutique délivré aux patients uniquement sur ordonnance médicale, et considérant que le médecin qui rédige ces ordonnances est un expert et est censé avoir une connaissance approfondie des différents médicaments, de leur origine, de leur fabricant et de leurs caractéristiques, et qu’il ne peut pas se tromper entre le médicament portant la marque COVERAM et le médicament portant la marque CO-VEPRAN, ni ignorer l’origine de ce médicament et la société qui le fabrique, notamment parce que la composition des deux médicaments, comme il ressort des emballages joints au dossier, est totalement différente, il y a lieu de confirmer la décision du jugement attaqué qui a rejeté la demande en contrefaçon et de rejeter le recours.

Concernant l’appel interjeté par la société Laboratoires S:

Considérant que la requérante a invoqué la déchéance du droit de l’intimée, la société B, sur sa marque commerciale COVERAM, enregistrée le 06/07/2007 sous le numéro 939979 auprès de l’Office international de la propriété intellectuelle et désignant les produits classés dans la classe 5 de la classification internationale de Nice des produits, en raison de l’absence d’usage sérieux de cette marque sur lesdits produits.

Considérant que l’article 163 de la loi 97-17 dispose que le titulaire de la marque est passible de la déchéance de ses droits s’il n’a pas, pour des motifs légitimes, fait un usage sérieux de sa marque pour les produits ou services couverts par l’enregistrement pendant une période de cinq années ininterrompues.

Considérant que, dans le cadre d’une action en déchéance pour défaut d’usage, le défendeur, par exception à la règle selon laquelle la preuve incombe au demandeur, est tenu de prouver l’exploitation de sa marque et son usage sur les produits désignés par lui lors de l’enregistrement, et considérant que l’intimée, la société B, a produit devant le tribunal des factures incontestées attestant qu’elle vend et commercialise des produits pharmaceutiques portant la marque COVERAM, ce qui signifie que la demande en déchéance du droit sur la marque pour ces produits n’est pas fondée, mais qu’en revanche, l’intimée n’a produit aucun document attestant de l’usage de la marque COVERAM sur les autres produits classés dans la classe 5 de la classification internationale de Nice, à savoir les produits vétérinaires, les préparations hygiéniques pour produits médicaux, les produits diététiques et les aliments pour enfants, les pansements et les matériaux de bandage, les herbicides, les fongicides, les matériaux de remplissage dentaire et les préparations pour l’élimination des insectes, des oiseaux et des animaux nuisibles, la demande en constatation de la déchéance de la marque de l’intimée pour ces produits est fondée en application de l’article 163 de la loi 97-17.

Considérant que la demande d’inscription de la décision ordonnant la déchéance du droit de l’intimée sur sa marque COVERAM en ce qui concerne les produits susmentionnés est justifiée en application de l’article 165 de la loi 97-17, qui impose l’inscription de toute décision définitive relative à la déchéance au registre national des marques.

Considérant qu’il y a lieu de condamner l’intimée, la société B, aux dépens.

Par ces motifs :

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

En la forme : Déclare les appels recevables.

Au fond : Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a statué sur la demande reconventionnelle, et statuant à nouveau, ordonne la radiation de la marque COVERAM enregistrée le 06/07/2007 sous le numéro 939979 auprès de l’OMPIC en ce qui concerne les produits classés dans la classe 5 de la classification internationale de Nice des produits, à l’exception des produits pharmaceutiques, et confirme le jugement attaqué pour le surplus, et condamne la société B aux dépens.