C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 1/80, rendu le 13/02/2020 dans le dossier commercial n° 2019/1/3/368

Vu le pourvoi en cassation formé le 12/12/2018 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire de son avocat Maître Abdelaziz (B.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 4101 rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca le 26/09/2018 dans le dossier commercial n° 2018/8211/1853.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974.

Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 23/01/2020.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 13/02/2020.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Et après la lecture du rapport par Madame la conseillère rapporteure, Souad El Farhaoui.

Et après avoir entendu les observations de Monsieur l'avocat général, Rachid Bennani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, la société (H. A. A. L. T. D.), a, par une requête en date du 16/01/2013, saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu'elle est une société coréenne spécialisée dans la production et l'exportation de roues et de pneumatiques portant sa marque "Swallow", enregistrée en Corée le 30-11-1979, et qu'elle a conclu avec la société "(D. I. A.)" un contrat de distribution exclusive, en vertu duquel cette dernière distribue seule ses produits au Maroc depuis les années 1980, ce qui a rendu sa marque notoire et lui a conféré une protection légale ; que, par ailleurs, elle avait déjà obtenu un jugement à l'encontre de la société (A. M. J. D.) lui interdisant d'utiliser sa marque ; qu'elle a cependant été surprise de constater que la demanderesse au pourvoi, la société (S. T. D.), a procédé à l'enregistrement de la même marque le 05-11-2001 de mauvaise foi, attendu que sa distributrice a cédé la propriété de la marque à la société (S.), dont le dénommé Jalal (Ch.) était gérant, laquelle l'a ensuite cédée à ce dernier en 2004 ; que pour dissimuler sa mauvaise foi, celui-ci a cédé la marque à la société (A. M. J. D.), dont il était également l'un des gérants, puis l'a de nouveau cédée à lui-même, avant de la céder à la société (M. T. D.), qui l'a cédée à la défenderesse, laquelle n'est autre que la société (M. T. D.) avant son changement de dénomination en (S. T. D.) ; que cela confirme que le dénommé Jalal (Ch.) avait connaissance des produits que commercialisait la demanderesse, et qu'il convient de rappeler qu'elle avait déjà obtenu un jugement à son encontre lui interdisant d'utiliser sa marque. Elle a sollicité de juger la nullité de l'enregistrement de la marque "Swallow" par la défenderesse sous le numéro 79290 en date du 05-11-2001. Après clôture de la procédure, le jugement a été rendu déclarant la demande irrecevable. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de commerce, lequel a été cassé par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 08-02-2018, sous le n° 65, dans le dossier n° 486-3-1-2016, au motif que "la cour qui a rendu l'arrêt attaqué a énoncé dans ses motifs que "si la considération de la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité des droits de propriété industrielle, de sorte que sa protection est assurée même si elle n'a pas été enregistrée sur le territoire du pays où la protection est demandée, cela est subordonné à sa connaissance par une large fraction du public consommateur du produit dans ce pays, et que les factures invoquées par l'appelante ne sont pas suffisantes pour conclure à l'existence de cette notoriété, car elles ne concernent qu'une catégorie de spécialistes, à savoir la société chargée de la distribution exclusive du produit et certaines de ses sociétés concurrentes dans le domaine", alors que la demanderesse au pourvoi avait produit, pour prouver la notoriété nationale de sa marque "Swallow", un contrat de distribution exclusive avec la société (D. I. A.), en vertu duquel cette dernière a l'exclusivité de la distribution de ses produits au Maroc depuis les années 1980, et qui a elle-même conclu des marchés avec plusieurs sociétés, produisant des factures attestant de la réalisation de bénéfices sur les ventes à des tiers des produits portant ladite marque. En ne tenant pas compte de ce qui précède et en considérant que la notoriété était limitée à une catégorie de spécialistes, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale équivalant à une absence de motifs, la rendant passible de cassation". Après renvoi, la cour de renvoi a rendu un arrêt annulant le jugement d'appel en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable et, statuant à nouveau, a déclaré la demande recevable en la forme et, au fond, a prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque "Swallow" en date du 05-11-2001, a ordonné au Directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale de mentionner l'arrêt au Registre National des Marques et de procéder à la radiation de ladite marque, a interdit la commercialisation de tout produit portant cette marque sous astreinte de 5.000,00 dirhams, a ordonné la publication de l'arrêt dans deux journaux, et a confirmé le jugement d'appel pour le surplus. C'est cet arrêt qui est attaqué par le présent pourvoi en cassation.

Sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur le quatrième moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 369 du Code de procédure civile, de l'article 162 de la loi 17-97, et d'un défaut de motivation équivalant à son absence, par violation de l'article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats, au motif que la Cour de cassation a fondé son arrêt de cassation et de renvoi sur le fait que "la défenderesse au pourvoi avait produit, pour prouver la notoriété de sa marque "Swallow", un contrat de distribution exclusive et des factures attestant de la réalisation de bénéfices sur les ventes à des tiers des produits portant ladite marque. En ne tenant pas compte de ce qui précède et en considérant que la notoriété était limitée à une catégorie de spécialistes, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale équivalant à une absence de motifs". Ceci aurait imposé à la cour de renvoi de vérifier ce point. En affirmant que la Cour de cassation avait tranché la question de la notoriété, sans rechercher ni examiner si cette notoriété était établie ou non, elle aurait violé l'article 369 précité.

De même, l'arrêt énonce que "la notoriété est établie par un jugement rendu dans un litige spécifique", alors que l'autorité relative de la chose jugée fait que les jugements ne produisent d'effets qu'entre les parties. La demanderesse au pourvoi n'étant pas partie à ce jugement, celui-ci ne peut lui être opposable. Par cette motivation, la cour aurait violé l'article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats, ce qui justifierait la cassation de son arrêt.

Mais attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 369 du Code de procédure civile, "si la Cour de cassation statue dans son arrêt sur un point de droit, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur ce point". La cour qui a rendu l'arrêt attaqué, ayant constaté que l'arrêt de cassation avec renvoi avait considéré que "la défenderesse au pourvoi a produit, pour prouver la notoriété nationale de sa marque "Swallow", un contrat de distribution exclusive avec la société (D. I. A.), en vertu duquel cette dernière a l'exclusivité de la distribution de ses produits au Maroc depuis les années 1980, et qui a elle-même conclu des marchés avec plusieurs sociétés, produisant des factures attestant de la réalisation de bénéfices sur les ventes à des tiers des produits portant ladite marque ; et que la cour d'appel précédente, en ne tenant pas compte de ce qui précède et en considérant que la notoriété était limitée à une catégorie de spécialistes, avait entaché sa décision d'un défaut de base légale équivalant à une absence de motifs", a considéré à juste titre que l'arrêt précité avait statué de manière définitive sur l'existence de la notoriété nationale de la marque "Swallow" et que, se conformant à cet arrêt, elle l'a également considérée comme telle. Cette position démontre qu'elle s'est conformée à l'arrêt de cassation avec renvoi qui a tranché la question de la notoriété et dont les motifs ne contenaient aucune instruction chargeant la cour de renvoi de rechercher ou d'examiner si elle était établie ou non. Quant à ce que la cour a mentionné dans les motifs de son arrêt, à savoir que "l'appelante (la demanderesse au pourvoi) avait déjà obtenu un jugement de première instance contre la société (M. J. D.) qui avait considéré la marque comme notoire", il s'agit d'un motif surabondant sans lequel l'arrêt demeure justifié. L'arrêt n'a violé aucune disposition et est légalement motivé. Les moyens sont donc dénués de fondement.

Sur les deuxième et troisième moyens et les première et deuxième branches du premier moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation des articles 162 de la loi 17-97 et 6bis de la Convention de Paris, ainsi que d'un défaut de motivation équivalant à son absence, au motif que, bien que la marque notoire constitue une exception à la territorialité de l'enregistrement, elle ne constitue pas une exception à son usage par un tiers de bonne foi et au silence gardé à son égard pendant une certaine période. Lorsque ces deux conditions sont remplies, le tiers acquiert la marque conformément à l'article 162 précité, qui énonce que le titulaire d'une marque notoire, au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, peut demander la nullité de l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement de la marque, à moins que cet enregistrement n'ait été effectué de mauvaise foi. Cela signifierait qu'il existe une différence entre l'exemption d'enregistrement pour une marque notoire et la possibilité de son acquisition par un tiers l'ayant enregistrée de bonne foi. Étant donné que la demanderesse au pourvoi a enregistré la marque en 2001 et que l'action n'a été intentée qu'en 2013, soit 12 ans plus tard, la cour, en considérant que le titulaire de la marque notoire a le droit d'intenter une action en nullité, n'aurait pas appliqué les dispositions de l'article 162 précité.

De même, la défenderesse au pourvoi n'est pas membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété intellectuelle, ce qui l'obligerait à enregistrer la marque. La cour, en se fondant sur les règles de la Convention de Paris, aurait violé la loi.

En outre, la cour a considéré que l'existence de plusieurs cessions de la marque "Swallow" entre diverses sociétés et à Jalal (Ch.) constituait la preuve de la mauvaise foi et de la connaissance par la demanderesse au pourvoi de la propriété de la défenderesse au pourvoi, alors que le principe est la bonne foi jusqu'à preuve du contraire. La demanderesse au pourvoi a une personnalité morale distincte de ses dirigeants et de ses associés, et les cessions successives ne sauraient constituer une preuve de mauvaise foi, surtout si elles sont postérieures à son enregistrement de la marque en 2001. L'enregistrement lui-même est une preuve de bonne foi. La défenderesse au pourvoi a produit des factures datant de 2003 sans pouvoir en fournir datant de 2001. Par cette approche, la cour se serait fondée sur des présomptions. Pour ces raisons, il y aurait lieu de prononcer la cassation de l'arrêt attaqué.

Mais attendu que la mauvaise foi est un fait matériel dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, et qui n'est soumise au contrôle de la Cour de cassation que sous l'angle de la motivation, pour autant que celle-ci justifie leur décision. La cour qui a rendu l'arrêt attaqué, en rejetant l'exception soulevée concernant l'absence de preuve de la mauvaise foi de la demanderesse au pourvoi lors de l'enregistrement de la marque "Swallow", en affirmant que "les cessions dont la marque a fait l'objet, de la société (S.) à d'autres sociétés et à Jalal (Ch.), dénotent la mauvaise foi, car l'intimée (la demanderesse au pourvoi) avait connaissance de la marque appartenant à l'appelante. Bien que les sociétés n'aient aucun lien avec l'intimée quant à leurs statuts et dénominations, Jalal (Ch.) figurait parmi leurs gérants, ce qui implique que les parties qui se sont transmis la marque connaissaient son origine et la société qui l'utilisait, à savoir l'appelante, du fait que toutes ces sociétés se trouvaient dans les circuits de distribution et de vente des produits portant la marque objet du litige", a mis en évidence les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir la mauvaise foi de la demanderesse au pourvoi lors de son enregistrement de la marque "Swallow" en 2001. Ces éléments sont tirés de faits qui trouvent leur fondement dans les pièces du dossier. L'examen de celui-ci révèle que la défenderesse au pourvoi avait conclu avec la société (D. I. A.) un contrat de distribution exclusive, en vertu duquel cette dernière distribuait seule ses produits au Maroc depuis les années 1980 ; que sa distributrice a cédé la marque à la société (S.), dont le dénommé Jalal (Ch.) était gérant ; que cette dernière l'a cédée à celui-ci en 2004 ; que la marque a ensuite été cédée à la société (A. M. J. D.), dont il était également gérant, puis qu'il l'a de nouveau cédée à lui-même, avant de la céder à la société (M. T. D.), qui l'a cédée à la demanderesse au pourvoi. Cela confirme que le dénommé Jalal (Ch.), qui était gérant dans toutes ces sociétés, avait connaissance des produits que commercialisait la défenderesse au pourvoi, et implique également que ces sociétés, du fait de leur présence au sein du réseau de distribution du produit portant la marque litigieuse et de leur activité dans le même domaine de la vente de pneumatiques, connaissaient l'existence de la marque depuis les années 1980. Par conséquent, l'enregistrement effectué par la demanderesse au pourvoi en 2001 dénote sa mauvaise foi. Il n'y avait donc pas lieu d'invoquer la prescription de l'action de la défenderesse au pourvoi pour ne pas avoir été intentée dans le délai de cinq ans, ni d'invoquer le fait que la demanderesse au pourvoi avait procédé à l'enregistrement en 2001, dès lors que, selon l'article 456 du Dahir des Obligations et des Contrats, l'enregistrement n'est qu'une présomption simple de propriété légale de la marque, présomption dont la cour a constaté la réfutation par l'ensemble des documents susmentionnés, qui établissent la propriété légale de la marque par la défenderesse au pourvoi avant son enregistrement de mauvaise foi par la demanderesse. Sur la base de ce qui précède, la cour s'est fondée, pour établir la mauvaise foi, sur des preuves admissibles, en justifiant suffisamment ces preuves, et a correctement appliqué les dispositions de l'article 162 de la loi n° 17-97, qui énonce qu'"il est loisible au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de réclamer la nullité de l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que celui-ci n'ait été demandé de mauvaise foi". Les moyens sont donc dénués de fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation et condamne la demanderesse aux dépens.