Mot clé
Protection internationale

Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un mandataire local par le déposant.

L'appelant contestait la tardiveté de l'opposition, l'applicabilité de l'exigence d'un mandataire local dans le cadre d'un enregistrement international et, principalement, l'existence d'un risque de confusion, invoquant notamment une décision de justice égyptienne reconnaissant le caractère distinctif de sa marque. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et que l'obligation de constituer un mandataire local s'impose y compris pour l'extension d'une protection internationale au Maroc.

Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce procède à l'appréciation du risque de confusion. Elle retient que l'adjonction des termes « Exxon Mobil » à la marque antérieure « DELVAC », intégralement reproduite pour des produits identiques, ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

La cour souligne que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'OMPIC et ne peut s'étendre ni à l'appréciation de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère, ni à une action en nullité de marque, qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement.

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs marques pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit des marques et le droit d'auteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité, considérant que les marques déposées par l'appelant reproduisaient des œuvres artistiques notoires appartenant à l'intimé.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces probantes non traduites en langue arabe et contestait la preuve de la notoriété des œuvres au Maroc ainsi que la titularité des droits d'auteur invoqués. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'exigence de l'emploi de la langue arabe ne s'applique qu'aux écritures judiciaires et non aux pièces justificatives.

Sur le fond, elle juge, au visa de l'article 137 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, que l'enregistrement d'une marque est entaché de nullité dès lors qu'il porte atteinte à un droit d'auteur antérieur sur une œuvre artistique. La cour retient que la protection conférée par le droit d'auteur, consacrée par la loi 2-00 et les conventions internationales ratifiées par le Maroc telle la convention de Berne, constitue un droit antérieur opposable au déposant de la marque.

Elle ajoute que la notoriété de l'œuvre, qui constitue une exception au principe de territorialité, est suffisamment établie et relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle et les conséquences du défaut de réponse du déposant. L'appelant, déposant de la marque contestée, soutenait le caractère abusif de l'opposition et invoquait la protection internationale de sa marque, tout en contestant le risque de confusion avec la marque antérieure de l'opposant.

La cour rappelle que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'Office au regard des moyens soulevés et des pièces produites devant lui. Elle relève que l'Office a statué à bon droit en se fondant sur le seul fait que le déposant, bien que régulièrement avisé de l'opposition, s'était abstenu de présenter ses observations dans le délai légal.

En application de l'article 148-2-3 de la loi 17-97, le défaut de réponse autorisait l'Office à statuer sur la base des seuls éléments fournis par l'opposant. Dès lors, la décision de l'Office validant l'opposition pour la classe de produits commune aux deux marques, tout en admettant l'enregistrement pour les autres classes, n'encourt aucune critique.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit des marques et la protection internationale des œuvres de l'esprit. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque figurative reproduisant les personnages d'une œuvre de dessin animé, retenant l'atteinte à des droits d'auteur antérieurs. L'appelant soutenait que le droit d'auteur, n'étant enregistré qu'à l'étranger, ne pouvait fonder une action en nullité au Maroc en vertu du principe de territorialité des droits. La cour écarte ce moyen en rappelant que la protection des œuvres littéraires et artistiques constitue une exception au principe de territorialité, notamment lorsque l'œuvre jouit d'une notoriété certaine. Elle retient, au visa des articles 137 et 161 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle et de l'article 68 de la loi 2-00 sur les droits d'auteur, que les conventions internationales ratifiées par le Maroc, telle la convention de Berne, priment sur le droit interne. Dès lors, le titulaire d'un droit d'auteur sur une œuvre créée et enregistrée à l'étranger est fondé à agir en nullité contre une marque marocaine qui en constitue la reproduction, sans avoir à justifier d'un enregistrement local. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque enregistrée nationalement et une marque antérieure jouissant d'une notoriété internationale. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national et condamné son titulaire pour contrefaçon. L'appelant soutenait principalement que l'antériorité de son dépôt national primait sur l'extension territoriale de la protection internationale de la marque de l'intimée, et contestait la qualification de marque notoirement connue. La cour écarte ce moyen en retenant que la protection accordée à une marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris et de l'article 137 de la loi 17-97, déroge aux principes de territorialité et de spécialité. Elle relève que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par ses enregistrements internationaux et les documents commerciaux produits, rendant son droit opposable indépendamment de l'extension de sa protection au Maroc. Dès lors, l'enregistrement postérieur par l'appelant d'une marque identique, créant un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue un acte de contrefaçon commis de mauvaise foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 6 bis de la Convention de Paris, retient que la protection d’une marque notoirement connue est indépendante de son enregistrement national et que sa notoriété internationale suffit à faire échec à la présomption simple de propriété attachée à un dépôt postérieur effectué par un tiers. Elle en déduit exactement que l’action du titulaire de la marque notoire visant à obtenir la radiation de cet enregistrement ne s’analyse pas en une action en revendication soumise à la prescription triennale de l’article 142 de la loi n° 17-97, mais en une action en nullité régie par l’article 162 de ladite loi et soumise au délai de prescription de cinq ans.

Il résulte de l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle que le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en concurrence déloyale, retient que les droits sur un nom commercial sont des droits territoriaux et nationaux ne pouvant s'étendre au-delà du territoire de l'Etat où il a été enregistré ou utilisé, ajoutant ainsi à la convention une condition qu'elle ne prévoit pas.

Le nom commercial appartenant à une société étrangère est protégé au Maroc en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Cette protection est acquise indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou usage préalable dudit nom sur le territoire national.

Viole, par conséquent, ces dispositions la cour d’appel qui subordonne la protection d’un nom commercial étranger à une condition d’usage effectif au Maroc. En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté l’action en radiation de l’inscription postérieure, par une société marocaine, d’un nom commercial identique à celui utilisé par une société étrangère, au motif que cette dernière n’en faisait pas un usage effectif au Maroc, écartant ainsi le risque de confusion malgré l’identité d’activité des deux entités.

En ajoutant une condition d’usage non prévue par les textes précités pour conférer la protection légale et conventionnelle, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le nom commercial est protégé contre tout usage postérieur susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public, sans exigence d’exploitation antérieure sur le territoire.

L’arrêt d’appel encourt donc la cassation pour violation de la loi.

La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits.

Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur.

La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque.

L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistrement international antérieur, doivent être protégés contre toute usurpation par le licencié.

Par ailleurs, l’action en radiation d’une marque déposée par un licencié sans l’autorisation du titulaire des droits n’est pas subordonnée à l’expiration du contrat de licence. Le fait générateur de l’action réside dans l’acte illicite du dépôt lui-même, lequel constitue une violation des obligations contractuelles et une atteinte aux droits du titulaire. Par conséquent, une telle action peut être intentée à tout moment suivant le dépôt frauduleux et ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de prématurité. L’arrêt d’appel ayant jugé le contraire est donc cassé pour défaut de base légale.