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Marques notoires

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte.

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité, l’exception prévue à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne pouvant lui bénéficier. La matérialité des actes de contrefaçon, consistant en l’offre en vente et la détention de produits litigieux, est par ailleurs souverainement établie par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la responsabilité du vendeur est retenue, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, son comportement portant atteinte aux droits du titulaire de la marque et étant de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance des produits.

La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ».

La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. Bien qu’une similarité partielle existe entre les marques, notamment dans le préfixe « KERAS », le risque de confusion est écarté en raison des différences notables de présentation et d’éléments figuratifs. La marque antérieure « KERASTASE » se présente en majuscules noires dans un cadre rectangulaire, tandis que la marque contestée « KERASAVE » se distingue par ses minuscules, un « K » initial rouge et un dessin bicolore.

La Cour a fondé sa décision sur l’article 133 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui énumère les éléments figuratifs (dessins, étiquettes, bordures, formes, combinaisons de couleurs) susceptibles de distinguer une marque d’une autre. La Cour a considéré que ces différences étaient suffisamment marquées pour permettre au consommateur moyen de distinguer les deux marques.

La Cour a ainsi estimé que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle avait correctement appliqué les critères d’appréciation de la similitude des marques et que sa décision était suffisamment motivée et bien fondée. La Cour a également rejeté la demande d’annulation de l’enregistrement, estimant que sa compétence se limitait au contrôle de la décision de l’Office en matière d’opposition.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme le jugement de première instance condamnant une société pour contrefaçon de la marque « DIAMANTINE » déposée antérieurement par une autre société dans la classe 3 (produits cosmétiques, huiles capillaires). La juridiction rappelle le principe de spécialité (art. 153 loi n°17-97), selon lequel la protection conférée par une marque se limite strictement aux produits désignés lors de son dépôt.

Elle écarte l’argument fondé sur l’antériorité d’un nom commercial similaire enregistré par la société appelante (art. 70 du Code de commerce), relevant que cette protection relative ne peut être invoquée qu’en cas de risque réel de confusion pour des produits identiques ou similaires, ce qui n’est pas le cas entre les vêtements (activité de l’appelante) et les produits cosmétiques protégés par l’intimée. L’absence d’utilisation antérieure avérée de la marque litigieuse par l’appelante dans la classe concernée écarte également l’application du régime protecteur des marques notoires (art. 6 bis Convention de Paris).

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel faisant droit à une action en revendication de marque. 

La demanderesse initiale alléguait que sa marque (L) était mondialement connue et qu’une autre société (la défenderesse) avait enregistré frauduleusement une marque similaire au Maroc. 

La demanderesse se fondait sur l’article 162 de la loi 17-97 et sur l’article 6bis de la Convention de Paris pour revendiquer ses droits, même en l’absence d’enregistrement de sa marque au Maroc.

La Cour de Cassation a considéré que la soumission de documents en langue étrangère (anglais en l’espèce) n’était pas un motif d’irrecevabilité de la demande, tant que les écritures et les plaidoiries étaient établies en langue arabe, conformément au dahir du 16 janvier 1965.

Elle a considéré que le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 142 de la loi 17-97 ne s’appliquait pas en l’espèce, car la défenderesse avait agi de mauvaise foi en enregistrant une marque similaire à une marque déjà notoire et exploitée par la demanderesse au Maroc. La mauvaise foi fait échec à la prescription.

La Cour a rappelé que l’article 162 de la loi 17-97 accorde une protection aux marques notoires, même en l’absence d’enregistrement au Maroc, conformément à l’article 6bis de la Convention de Paris. Elle a estimé que la demanderesse avait suffisamment prouvé la notoriété de sa marque et son exploitation au Maroc.

La Cour a nuancé l’application stricte du principe de territorialité des marques en estimant que l’enregistrement d’une marque dans un autre pays (Émirats arabes unis en l’espèce) pourrait être pertinent pour établir la connaissance de cette marque au Maroc, notamment en raison de l’existence d’un contrat de distribution exclusive au Maroc.

En conclusion, la Cour de Cassation a considéré que la décision des juges du fond est bien fondé, la demanderesse avait le droit de revendiquer sa marque (L) au Maroc, malgré l’enregistrement antérieur de la défenderesse, en raison de la notoriété de sa marque, de son exploitation au Maroc et de la mauvaise foi de la défenderesse.

The Court of Cassation was seized of an appeal against a decision by the Court of Appeal upholding a trademark ownership claim.

The original plaintiff argued that its trademark (L) was globally well-known and that another company (the defendant) had fraudulently registered a similar trademark in Morocco.

The plaintiff relied on Article 162 of Law 17-97 and Article 6bis of the Paris Convention to assert its rights, even in the absence of trademark registration in Morocco.

The Court of Cassation ruled that the submission of documents in a foreign language (English, in this case) was not grounds for inadmissibility, provided that pleadings and written submissions were in Arabic, in accordance with the Dahir of January 16, 1965.

The Court held that the three-year statute of limitations under Article 142 of Law 17-97 did not apply in this case, as the defendant had acted in bad faith by registering a trademark similar to an already well-known and commercially exploited mark in Morocco. Bad faith overrides the statute of limitations.

The Court reaffirmed that Article 162 of Law 17-97 grants protection to well-known trademarks even if they are not registered in Morocco, in line with Article 6bis of the Paris Convention. It found that the plaintiff had sufficiently demonstrated the notoriety of its trademark and its commercial use in Morocco.

The Court tempered the strict application of the territoriality principle in trademark law by considering that the registration of a trademark in another country (the United Arab Emirates in this case) could be relevant in proving the mark’s recognition in Morocco, particularly given the existence of an exclusive distribution agreement in Morocco.

In conclusion, the Court of Cassation upheld the lower court’s decision, ruling that the plaintiff was entitled to claim ownership of the trademark (L) in Morocco, despite the defendant’s prior registration, due to the trademark’s notoriety, its commercial exploitation in Morocco, and the defendant’s bad faith.

L’importation de produits portant une marque identique à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de l’importateur et ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le titulaire de la marque. La contrefaçon est constituée par la seule reproduction de la marque, même en l’absence d’utilisation, de vente ou d’offre à la vente des produits contrefaits.