Mot clé
Enregistrement de mauvaise foi

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de territorialité, qui prive d'effet au Maroc un enregistrement purement étranger. Elle retient que la protection d'une marque notoirement connue est subordonnée à la preuve de sa notoriété effective sur le territoire national où la protection est revendiquée, et non à sa seule renommée internationale.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un usage sérieux et d'une exploitation commerciale de la marque sur le marché marocain, la cour considère la condition de notoriété non remplie. En l'absence de droit privatif antérieur opposable, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont par conséquent jugées infondées.

La cour déclare en outre irrecevable la demande en revendication de propriété de la marque, comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement de première instance est donc confirmé.

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la protection accordée aux marques notoirement connues par l'article 6 bis de la convention de Paris constitue une exception au principe de territorialité de l'enregistrement. Elle retient que l'usage antérieur, continu et prouvé de la marque étrangère sur le territoire national par son distributeur exclusif suffit à établir sa notoriété et à constituer un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour en déduit que l'enregistrement postérieur de la marque identique par l'appelant a été effectué de manière frauduleuse, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'existence et l'exploitation de cette marque au Maroc. Par ces motifs, elle écarte l'action en contrefaçon et confirme le jugement entrepris.

La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque enregistrée nationalement et une marque antérieure jouissant d'une notoriété internationale. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national et condamné son titulaire pour contrefaçon. L'appelant soutenait principalement que l'antériorité de son dépôt national primait sur l'extension territoriale de la protection internationale de la marque de l'intimée, et contestait la qualification de marque notoirement connue. La cour écarte ce moyen en retenant que la protection accordée à une marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris et de l'article 137 de la loi 17-97, déroge aux principes de territorialité et de spécialité. Elle relève que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par ses enregistrements internationaux et les documents commerciaux produits, rendant son droit opposable indépendamment de l'extension de sa protection au Maroc. Dès lors, l'enregistrement postérieur par l'appelant d'une marque identique, créant un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue un acte de contrefaçon commis de mauvaise foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque pour atteinte à une marque notoire antérieure, l'appelant contestait la notoriété de ladite marque et invoquait la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions judiciaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de cinq ans prévu par l'article 162 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle ne s'applique pas en cas de dépôt de mauvaise foi. La cour caractérise cette mauvaise foi par les cessions successives de la marque litigieuse entre le déposant et des sociétés qu'il dirigeait, manœuvres qui démontrent une intention frauduleuse de s'approprier les droits du titulaire légitime dont il avait connaissance. L'exception de prescription étant paralysée par la mauvaise foi avérée, le jugement est confirmé.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.