Mot clé
Licence de marque

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour prononcer la déchéance des droits du titulaire d’une marque pour défaut d’usage sérieux, écarte l’existence d’un contrat de licence sans examiner l’ensemble des pièces versées aux débats, telles que l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament délivrée par l’autorité administrative et les correspondances échangées entre les parties, qui sont de nature à établir que l’exploitation de la marque par un tiers était faite avec le consentement de son titulaire.

Un litige né d’un acte de contrefaçon de marque imputé à un licencié relève de la compétence de la juridiction arbitrale, et non des juridictions étatiques, dès lors que le fait générateur du litige, bien que délictuel en apparence, se rattache à l’application du contrat de licence.

La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que l’enregistrement d’une marque par le licencié, même effectué en dehors du territoire contractuel, constitue un différend portant sur l’étendue des droits et obligations découlant du contrat. En conséquence, une cour d’appel ne peut écarter la clause compromissoire stipulée entre les parties en se fondant sur la nature délictuelle de l’acte ou sa localisation géographique.

L’arrêt d’appel est donc cassé pour violation de la convention d’arbitrage et incompétence de la juridiction étatique. La Cour déclare par ailleurs irrecevable le pourvoi incident qui ne comporte pas l’exposé des faits requis par l’article 355 du Code de procédure civile.

Le litige né de l’enregistrement par le licencié, en son nom propre, des marques objet d’un contrat de licence, même effectué en dehors du territoire géographique prévu par ledit contrat, constitue un différend relatif à l’application des clauses contractuelles. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte la clause compromissoire stipulée au contrat et retient la compétence de la juridiction étatique pour connaître d’un tel litige, au motif que l’enregistrement aurait créé un litige étranger au champ contractuel.

L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistrement international antérieur, doivent être protégés contre toute usurpation par le licencié.

Par ailleurs, l’action en radiation d’une marque déposée par un licencié sans l’autorisation du titulaire des droits n’est pas subordonnée à l’expiration du contrat de licence. Le fait générateur de l’action réside dans l’acte illicite du dépôt lui-même, lequel constitue une violation des obligations contractuelles et une atteinte aux droits du titulaire. Par conséquent, une telle action peut être intentée à tout moment suivant le dépôt frauduleux et ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de prématurité. L’arrêt d’appel ayant jugé le contraire est donc cassé pour défaut de base légale.